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专利代理机构,也存在工作失误被索赔的风险


 

原告朱某某诉称,原告与被告上海宏景商标代理有限公司(以下简称宏景公司)订立专利申请代理委托合同,约定由宏景公司代理原告的专利申请事宜。合同签订后,被告宏景公司的时任法定代表人滕某负责与原告沟通,并进行专利申请。2010年左右,因滕某离职,被告宏景公司告知原告与被告上海宏威知识产权代理有限公司(以下简称宏威公司)的法定代表人袁某联系,由袁某负责相关专利申请代理事宜。该专利于2015年已获得授权,但由于两被告未将此事告知原告,两被告和原告均未在规定时间内至专利局办理登记手续,该专利被视为放弃。原告认为两被告工作失误致使其未能获得专利权,给原告造成巨大经济损失,要求两被告返还代理费及申请费、实审费6,555元及相应利息6,089.58元、专利研发各项投资费用76,800元及利息27,552.32元、专利成功后预计转让收益3,000,000元以及因诉讼而发生的各种开支93,035元,以上共计3,210,031.90元。

 

被告宏威公司辩称宏威公司不是合同的签订方,涉案合同于2008年12月3日签订,而宏威公司于2009年4月才成立,宏威公司不是合同当事人,不应承担相应的赔偿责任。被告宏景公司辩称原告作为专利申请人,应当对专利申请的进程负有较高的注意义务,专利局未将专利授权的信息送达原告,原告自身亦存在过错,原告主张的赔偿数额过高,缺乏事实及法律依据。

 

上海知识产权法院经审理查明,2008年12月3日,原告朱某某与被告宏景公司签订专利申请代理委托合同,约定宏景公司为朱某某的技术方案申请中国专利,申请代理费3,000元,实际审查代理费3,000元等。合同附有在沪联系人朱某的通讯地址和电话等联系方式。审理中,原告表示由于其长期不在上海,故在签订合同时明确告知宏景公司与在沪联系人进行联系,同时在合同上注明了在沪联系人朱某的联系方式。

与原告签订上述专利申请代理委托合同的是被告宏景公司的原法定代表人滕某,其名片显示宏威公司和宏景公司的企业名称,右侧注明专办专利商标,并附有地址、电话及邮箱等信息。合同签订时,宏威公司尚未成立。

合同签订后,原告朱某某向宏景公司支付代理费及申请费6000余元。

合同签订后,滕某为原告办理专利申请事宜。

2010年10月左右

原告致电被告宏景公司,宏景公司告知其滕某已经离开,此事与宏威公司的法定代表人袁某联系。

2011年7月

原告向袁某询问涉案专利申请进程,袁某的助理顾某诗回复邮件称案件仍在实审中请耐心等待,并在附件中告知案件的审理进度。

2011年8月

袁某向原告送达国家知识产权局出具的发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

2014年5月15日

袁某的助理发邮件给原告并抄送宏威公司法定代表人袁某和经理麦某某,称涉案专利已经完成第三次审查意见答辩,需等待审查员的回复,并称有进展将及时通知原告。

 

国家知识产权局专利公布公告显示

2014年4月30日

公告送达涉案专利的审查意见通知书

2014年9月10日

公告送达办理登记手续通知书

2015年3月18日

公告送达视为放弃取得专利权通知书

2015年8月12日

专利权视为放弃,放弃生效日为2010年7月28日

 

原告得知涉案专利权视为放弃的消息后,多次与宏威公司交涉未果,故诉至法院。 

上海知识产权法院一审判决:被告宏景公司应于判决生效之日起十日内赔偿原告朱某某经济损失100,000元;二、驳回原告朱某某的其余诉讼请求。一审判决后,原告朱某某、被告宏景公司不服,均向最高人民法院提起上诉。最高人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

法院生效裁判认为:原告朱某某与被告宏景公司签订专利申请委托代理合同,约定被告为原告办理专利代理事务。在涉案合同的履行过程中,自2010年10月起,就涉案专利的申请事宜原告均与宏威公司的法定代表人袁某进行沟通,宏威公司以其行为参与涉案合同履行。由于原告并非专业的专利代理机构,且其长期不在上海,所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式,两被告公司对此事属于明知,却未将原告的正确联系方式告知国家知识产权局,且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送达,故审查通知未能成功送达由两被告公司造成。然而,宏威公司虽然参与了涉案合同的履行,但其并非涉案合同的相对方,在涉案合同签订时,宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的过错造成相关文件通知未能及时送达,鉴于宏威公司并非涉案合同的相对方,其不应承担相应的违约责任,因合同瑕疵履行的违约责任仍由被告宏景公司向原告承担。

关于赔偿数额,法院认为,关于专利代理费及申请费、实审费属于原告因被告不履行合同义务而遭受的直接经济损失,应当予以支持;关于专利研发的各项投资费用,应综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定;关于专利成功后预计转让收益,如果合同正常履行,在涉案技术符合专利法授权条件的前提下,原告的申请应该获得专利授权,这是被告可以预见的范围。但是在专利授权后,基于该专利展开的商业活动可能带来的收益具有不确定性,显然超出了被告订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外,还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关,故对于原告主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用,法院参考专利本身的价值等因素酌情予以确定;关于因诉讼发生的各种开支,由于本案系合同纠纷,而涉案合同并未就合理费用作出约定,故对于原告的该主张不予支持。

        最后,对于因诉讼发生的各种开支,如果涉案合同对该笔费用作出明确约定,法院通常予以支持,对未做明确约定的,一般不予支持。(来源:上海知产法院)

所以专利代理机构也存在风险,一不留神,就容易出差错,因此须处处小心。


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